La Alta Corte de Australia revocó la sentencia del Pleno del Tribunal Federal que había ordenado cancelar el registro de la marca «Katie Perry» en clase 25 (indumentaria) de titularidad de una diseñadora de moda australiana, ya que la marca similar de una cantante no acarrea reputación en el ámbito de la moda.
Una diseñadora comenzó a utilizar su propio nombre «Katie Perry» como marca de moda desde 2007, la que registró en la clase 25 (indumentaria) en septiembre de 2008. A su vez, en octubre de 2008, la cantante Katy Perry inició la venta de prendas con su nombre pues tendría presentaciones en Australia en el marco de su gira mundial. En 2019, la diseñadora inició acción por infracción de marca contra las empresas de la cantante, las que respondieron solicitando la cancelación del registro de la diseñadora. Si bien el tribunal de primera instancia rechazó la cancelación y declaró la infracción de la marca de la diseñadora, el tribunal de apelación revocó dicho pronunciamiento y ordenó la cancelación.
Sobre la cuestión bajo el art. 88(2)(a) en relación con el art. 60 de la Ley de Marcas australiana, que dispone la cancelación de una marca si otra adquirió reputación en Australia antes de la fecha de inscripción, siempre que el uso de la marca impugnada sea susceptible de engañar o causar confusión, la Alta Corte señala que una marca comercial solo puede adquirir reputación en Australia en relación con bienes o servicios determinados, y que la reputación de la marca «Katy Perry» antes de la fecha de prioridad era exclusivamente en materia de entretenimiento y discos grabados.
La Alta Corte precisa que la «práctica común» de las estrellas del pop de vender merchandising de indumentaria en sus conciertos no constituye evidencia de que la marca «Katy Perry» hubiera adquirido reputación en ropa en Australia: ninguna prenda con esa marca se había vendido en Australia antes de la fecha de inscripción, y la circunstancia de que otros artistas adoptaran esa práctica no amplía el alcance de la reputación de una marca específica. La Alta Corte advierte que el tribunal de apelaciones erró al confundir la reputación personal de la cantante con la reputación de su marca como signo distintivo de bienes o servicios.
Sobre la probabilidad de engaño o confusión, la Alta Corte observa que el consumidor ordinario que conocía la marca «Katy Perry» esperaría que cualquier prenda vinculada a esa marca exhibiera elementos que evidenciaran la conexión con la artista, tales como el nombre de una canción, una imagen o una referencia a la gira, de modo que una prenda que solo mostrara las palabras «Katie Perry» sin elemento alguno que la asociara a la cantante no generaría un peligro real y tangible de confusión.
La Alta Corte concluye que el tribunal de primera instancia no incurrió en error apreciable al ponderar la ausencia total de evidencia de confusión durante más de diez años de coexistencia de ambas marcas en el mercado australiano, especialmente dado que quien solicitaba la cancelación soportaba la carga de la prueba.
Sobre el art. 88(2)(c) de la Ley de Marcas australiana, que evalúa la probabilidad de confusión al momento de presentarse la solicitud de rectificación, la Alta Corte estima que la mayor fama de la cantante para esa fecha no modificaba el análisis: el consumidor que advertía la marca «Katie Perry» en canales comerciales donde predomina la percepción visual (sitios web, redes sociales, mercados y tiendas) reconocería la diferencia ortográfica y, ante la ausencia de elementos que vincularan la prenda con la cantante, descartaría la conexión sin riesgo real de confusión.
Sobre la discreción del art. 89 de la Ley de Marcas australiana, que faculta al tribunal a no ordenar la rectificación si el titular prueba que el motivo de cancelación no surgió de ningún acto o falta suyos, la Alta Corte determina que, al no haberse acreditado ningún motivo de rectificación, la cuestión discrecional no se plantea.
Por ende, la Alta Corte revoca la decisión del Pleno del Tribunal Federal que había cancelado el registro de la marca «Katie Perry» y devuelve el expediente para que se pronuncie sobre los asuntos pendientes.
Dos jueces disienten, pues consideran que la reputación de la marca «Katy Perry» en entretenimiento, combinada con la práctica conocida de venta de merchandising y la similitud de las marcas, sí generaba un peligro real de confusión, por lo que concluyen que debe confirmarse la cancelación.
Coleccionista de Sentencias 